发布时间：2018-07-12 12:25:49 发布者：法关通 来源：南京律师
导读：南京苏商公司委托德善南京律师事务所全权代理该公司应诉南京苏商公司使用的“海皇巨星 轰炸大鱿鱼”知名商标侵犯了其公司的“轰炸大鱿鱼”知名商标，熙嘉佳公司对南京苏商公司的侵权行为进行了证据保全公证。要求南京苏商公司停止侵权并赔偿其经济损失60万元
导读：南京苏商公司委托德善南京律师事务所全权代理该公司应诉南京苏商公司使用的海皇巨星 轰炸大鱿鱼知名商标侵犯了其公司的轰炸大鱿鱼知名商标，熙嘉佳公司对南京苏商公司的侵权行为进行了证据保全公证。要求南京苏商公司停止侵权并赔偿其经济损失60万元
知名商标轰炸大鱿鱼侵权诉讼
接受南京苏商公司委托后，江苏德善南京律师事务所(以下简称德善南京律师事务所)指派南京律师赵小宝出庭应诉。一审中，德善南京律师事务所的抗辩观点为：轰炸大鱿鱼为商品通用名称，南京苏商公司使用轰炸大鱿鱼为正常使用，并非知名商标性使用。南京苏商公司注册了海皇巨星知名商标且在轰炸大鱿鱼前突出使用了海皇巨星知名商标。故南京苏商公司对轰炸大鱿鱼的使用不侵权。
一审法院全部支持了熙嘉佳公司的诉讼观点和60万元的赔偿请求。认定 轰炸大鱿鱼知名商标权利状态稳定，轰炸大鱿鱼文字不构成通用名称，南京苏商公司对该文字的使用行为系知名商标性使用行为，侵犯了熙嘉佳公司的注册知名商标专用权。
本案在二审期间，德善南京律师事务所转变了一审的应诉策略：从被动抗辩，到主动出击。如果熙嘉佳公司注册的轰炸大鱿鱼知名商标有效存在，则南京苏商公司使用海皇巨星轰炸大鱿鱼的行为就存在被认定为知名商标侵权的风险;若知名商标被宣告无效，则就不存在侵权的问题。经分析， 轰炸大鱿鱼可能被认定为商品的通用名称且是对商品的直接描述性标志，违反了《知名商标法》第十一条第一款的第(一)、(二)项，应当被宣告无效。
知名商标轰炸大鱿鱼宣告无效
确定案件代理思路后，德善南京律师事务所建议南京苏商餐饮公司向知名商标评审委员会申请宣告轰炸大鱿鱼知名商标无效。
知名商标评审委员会最终认定争议知名商标轰炸大鱿鱼容易使一般消费者理解为对大鱿鱼的一种烹调方式，属于对指定使用服务功能等特点的描述性词汇，消费者一般不易将其作为知名商标加以识别，缺乏知名商标应有的显著性。2017年12月28日，知名商标评审委员会作出对轰炸大鱿鱼知名商标予以宣告无效的裁定。二审法院最终也根据知名商标评审委员会的无效宣告裁定，撤销了一审法院的民事判决，驳回了熙嘉佳公司的所有诉讼请求。
德善南京律师事务所代理南京苏商公司参与诉讼的知名商标侵权民事纠纷至此取得阶段性胜利。
2017年6月15日，熙嘉佳公司向北京知识产权法院提起行政诉讼，熙嘉佳公司认为轰炸大鱿鱼知名商标是暗示性标志，不是直接描述性标志。另外，经过熙嘉佳公司的使用，已将轰炸大鱿鱼标志和熙嘉佳公司建立了对应的联系，该知名商标具备显著性特征。
北京知识产权法院审理认为，大鱿鱼是一种食材，轰炸一词仅表示从飞机上对地面或水上目标投掷炸弹。据此，将轰炸与大鱿鱼组合时，不能表述鱿鱼这种食材的制作方法，不属于直接描述性标志。故判决撤销知名商标评审委员会作出的知名商标无效宣告请求裁定并责令重新作出裁定。
收到北京知识产权法院的行政判决书，德善南京律师事务所进行了认真研究。德善南京律师事务所认同该院关于诉争知名商标属于暗示性标志还是直接描述性标志的焦点归纳。但对于该院关于轰炸大鱿鱼知名商标的文字解读及拆分方式不认可。于是向北京市高级人民法院提出了行政上诉。
2018年5月10日，该案在北京市高级人民法院进行了公开开庭审理。德善南京律师事务所赵小宝、汤旭东代理南京苏商公司出庭应诉，并积极阐述了我们的代理意见。
2018年6月27日，北京市高级人民法院作出二审判决，最终采纳了德善南京律师事务所的代理意见：虽然轰炸一词本身的含义不是一种烹调的方式，但是与大鱿鱼连起来使用，相关公众会直观地认为就是一种烹调鱿鱼的方法，消费者在消费时仅凭该名称就能判断出提供的是一种经过烹饪的食品，属于对指定服务内容、功能等特点的描述性词汇，不具备足以使相关公众区分商品或服务来源的特征，标志本身不具有显著性，已构成知名商标法第十一条第一款第二项所指情形;另外，熙嘉佳公司提供的证据亦不足以证明该公司经过使用诉争知名商标已具备足以使相关公众区分商品或服务来源的特征。进而撤销了北京知识产权法院(2017)京行初4365号行政判决;驳回了熙嘉佳公司的诉讼请求。
至此，德善南京律师事务所代理南京苏商公司有关轰炸大鱿鱼知名商标权纠纷案件经历轰炸大鱿鱼知名商标侵权民事诉讼一审、二审，轰炸大鱿鱼知名商标行政诉讼一审、二审等程序后取得最终的胜利。
知名商标轰炸大鱿鱼律师点评
【南京方一坤律师点评】
1、代理知名商标侵权诉讼应转变被动抗辩为主动出击的诉讼策略
本案中，熙嘉佳公司是轰炸大鱿鱼知名商标的权利人，且该知名商标的权利状态稳定，如果该知名商标一直存续有效，则南京苏商公司关于轰炸大鱿鱼知名商标为商品通用名称的抗辩观点肯定得不到法院的采纳，南京苏商公司未经许可，使用轰炸大鱿鱼知名商标必然被认定为侵权，向轰炸大鱿鱼知名商标的权利人承担赔偿责任也是必然，只是赔偿数额的高低有待法院酌定。
对此，德善南京律师事务所的观点是扬汤止沸不如釜底抽薪。结合知名商标法第十一条的规定，建议南京苏商餐饮公司向知名商标评审委员会申请宣告知名商标无效。一旦权利知名商标被宣告无效，该注册知名商标就自始无效，知名商标侵权就无从谈起，赔偿也就没有依据，从此一劳永逸。
2、诉争知名商标属于直接描述性标志还是暗示性标志，是认定本案知名商标显著性的关键因素
我国知名商标法第十一条第一款第(二)项规定，仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的，不得作为知名商标注册。《最高人民法院关于审理知名商标授权确权行政案件若干问题的规定》(法释[2017]2号)第十一条规定，知名商标标志只是或者主要是描述、说明所使用商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地等的，人民法院应当认定其属于知名商标法第十一条第一款第(二)项规定的情形。知名商标标志或者其构成要素暗示商品的特点，但不影响其识别商品来源功能的，不属于该项所规定的情形。
在判断一个标志属于直接描述性标志还是暗示性标志时，要看其是否采用了社会公众普遍接受的常规表达方式。如果是常规表达方式，则应当认定其属于直接描述性标志，如采取的表达方式对于社会公众在表达含义上理解并不是唯一的，即存在不同的理解，则可以认定其属于暗示性标志。
3、对于文字知名商标本身的解释应当注意采用整体思维，即应当将知名商标作为一个整体来进行解读
北京高院最终认定轰炸大鱿鱼知名商标无效，就是基于整体思维来解释知名商标本身。轰炸大鱿鱼是一个整体的商品名称，不能将轰炸和大鱿鱼进行简单的拆分。
